Uso de marca de terceiro: descubra quando é possível juridicamente mesmo sem a autorização do titular

É possível o uso de marca de terceiro em blogs e vídeos sem que isso seja considerado uma violação legal?

A verdade é que, em algumas situações, é possível sim a youtubers e bloggers usarem marcas de terceiros em seus vídeos e posts mesmo sem que os titulares desse sinal distintivo tenham que dar autorização ou concordar com esse uso.

São situações restritas, é verdade, mas elas existem.

E estão previstas de forma taxativa no art. 132 da Lei nº 9.279/96, que tem a seguinte redação:

“Art. 132. O titular da marca não poderá:

        I – impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

        II – impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

        III – impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

        IV – impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.”

Nesse artigo, como se nota, podem ser destacados 3 principais cenários, já que a situação do inciso III é bastante óbvia e, na minha opinião, nem precisaria estar descrita no art. 132.

Afinal, se o próprio titular do registro colocou produto no mercado usando sua marca, não pode impedir a circulação deste no mercado interno. Muito menos se algum produto foi colocado no mercado interno por outra pessoa que contou com a autorização do titular da marca.

Já as hipóteses descritas nos demais incisos do art. 132 são mais instigantes e, e, de fato, se não estivessem previstas textualmente na norma, não poderiam ser deduzidas a partir da lógica e das demais regras da Lei nº 9.279/96.

Então, merecem uma explicação mais detalhada.

Inciso I do art. 132

O primeiro desses incisos permite que youtubers ou bloggers possam usar uma marca de terceiro se o seu vídeo ou sua postagem tiver por objetivo promover ou comercializar produtos aos quais se vinculam a marca em questão.

Ou seja, alguém mantém um blog, por exemplo, para divulgar um produto, seja ele qual for (isto é, você criou uma página na internet para te ajudar nas vendas de produtos da Natura). Nesse caso você poderá usar em seu material a marca em questão (seguindo o exemplo, você poderá estampar a marca da Natura em seu blog), mesmo sem ter de colher antes a autorização do titular do sinal distintivo.

A mesma regra indicada acima se aplica à hipótese de um distribuidor.

Inciso II do art. 132

Em outra hipótese, o art. 132 vai indicar que também é possível o uso de marca de terceiro sem autorização prévia se o blog ou os vídeos (no caso de canal no Youtube) em questão forem mantidos ou realizados por um fabricante de acessórios para um determinado produto ao qual é vinculada a marca alheia.

Por exemplo, um fabricante de capas de celular da Samsung. Este profissional pode usar em seu material de divulgação (dentre eles o seu site na internet, seus vídeos etc) a marca da Samsung para informar a compatibilidade de suas capas.

Mas ressalte-se que, para essa situação, a lei faz uma importante observação: a marca pode ser usada para indicar a destinação do produto (no exemplo, as capas de celular), mas devem ser obedecidas as “práticas leais de concorrência”.

O que a lei quer dizer com isso?

Quer dizer que o dono do site ou do canal (que está usando a marca de terceiro para informar a compatibilidade dos acessórios de sua fabricação) não pode criar na cabeça do consumidor que está lendo o post ou vendo o vídeo a menor das possibilidades deste consumidor achar que o dono do site ou canal seria o fabricante do produto original.

Em outras palavras: o uso da marca de terceiro (no exemplo, a marca da Samsung) na divulgação de acessórios não pode ser de tal forma que ao consumidor pareça que o fabricante dos acessórios seja também o fabricante do produto principal.

Voltando ao exemplo hipotético, não pode ser criada a menor possibilidade de que ao consumidor pareça que os acessórios que estão sendo divulgados no site ou canal sejam de fabricação da Samsung.

Assim, para que o uso da marca de terceiro seja lícita nessa hipótese ora tratada, é preciso que o fabricante de acessórios se identifique validamente, e que deixe claro ao usar a marca de terceiro que esse uso é única e exclusivamente para indicar a compatibilidade dos acessórios (e não porque o criador do produto principal tenha qualquer vínculo com o fabricante dos acessórios).

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Se o fabricante dos acessórios (que está usando a marca de terceiro) não atentar para o exposto acima, sua conduta será considerada violação das “práticas leais de concorrência” e, portanto, será considerado uso indevido da marca de terceiro.

Aqui a lesão jurídica não é somente do titular da marca, mas também dos demais fabricantes de acessórios e do próprio consumidor, que pode acabar entendendo que se trata de um acessório fabricado por outro empresário que não o verdadeiro fabricante.

É importante lembrar aqui, para que a regra citada seja melhor compreendida, que o Direito da Concorrência não se preocupa somente com os empresários atingidos por práticas de concorrência desleal, mas também, e principalmente, com os consumidores daquele ramo e setor.

Inciso IV do art. 132

E a terceira situação a ser aqui trabalhada (e, na verdade, a quarta indicada na sequência de incisos do art 132) se delimita pela hipótese de uso da marca de terceiro em discurso, em obra científica e literária, ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para o caráter distintivo da marca.

Acredito que essa terceira situação se encaixe na grande maioria das postagens de blogs e de vídeos no Youtube em que marcas de terceiro são usadas ou mencionadas licitamente.

É muito comum encontrarmos textos e vídeos feitos para tratar de determinado produto ou serviço e tais textos e vídeos usarem as marcas dos produtos ou serviços em questão até para que o eventual leitor ou espectador possa identificar com mais rapidez o conteúdo do material.

Mas é importante destacar que o uso da marca de terceiro nesse caso somente está autorizado se a utilização se der “sem conotação comercial”, isto é, que o produtor do texto ou vídeo não faça do uso da marca como um instrumento para vender algo. Afinal, como visto antes, se o produtor do blog ou vídeo quiser usar a marca de terceiro para vender algo, ele só está autorizado se for um distribuidor ou revendedor de produtos grafados com aquela marca ou se for um fabricante de acessórios.

Mas não é só isso. Nessa terceira hipótese (uso da marca de terceiro em discurso, em obra científica e literária, ou qualquer outra publicação) também é necessário que o uso em questão não desfaça o caráter distintivo da marca. Não é lícito, portanto, que a marca seja usada como sinônimo de uma expressão genérica para descrever o tipo de produto ou serviço.

Por exemplo, não é possível se fazer um texto utilizando e mencionando a marca “Xerox” para se referir genericamente a máquina de cópias reprográficas, pois a cada vez que isso é feito, a marca em questão é diluída, perde seu caráter distintivo.

Bônus: exemplos reais e visuais

Imagino que nesse ponto da exposição você esteja desejando alguns exemplos visuais concretos sobre as hipóteses acima previstas.

Ou seja, além dos exemplos hipotéticos já indicados nos parágrafos anteriores, é provável que você queira ver com seus próprios olhos exemplos reais de usos de marcas de terceiros dentro das situações permitidas pelo art. 132.

Pois esse é exatamente o bônus que preparei para esta postagem.

Se você deseja ter acesso a exemplos reais do que foi exposto aqui, basta clicar no seguinte link http://obrasintelectuais.com.br/pc-uso-marcas-terceiros/, e será enviado para você, gratuitamente, um pequeno “dossiê” com fotos de situações concretas de uso lícito de marcas de terceiros.

Tenho certeza de que o bônus te ajudará bastante a compreender o tema desse artigo, pois é um material ilustrativo bastante interessante.

Espero que esta postagem tenha sido proveitosa para você.

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Agradeço sua visita e presença aqui no blog e espero rever-lhe o mais breve possível.

Crédito da imagem destacada: Edgeworks Limited

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